Nuevo marco normativo en materia de «Propiedad Industrial» (II)

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Nuevo marco normativo en materia de «Propiedad Industrial» (II)

BOE de 1 de abril de 2017

REAL DECRETO 316/2017, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES

Rebeca Alonso Galván
Servicio de Información Legislativa y Documental

I. INTRODUCCIÓN

En esta segunda nota informativa, de las tres que dedicaremos en su totalidad a la exposición del nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley de Patentes -a la que nos seguiremos refiriendo, en lo sucesivo y de forma indistinta, como RD 316/2017 o como Reglamento-, abordaremos, básicamente, las obligaciones de inscripción registral, la inscripción de cesiones, licencias y otras modificaciones de derechos, y la regulación de la solicitud de licencia obligatoria; para concluir con una breve referencia a los preceptos de la disposición reglamentaria relativos a los «modelos de utilidad».

II. INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL

A) Sobre los datos inscribibles.

El «Registro de Patentes» (en adelante, «Registro»), al que se refiere el artículo 79 de la Ley de Patentes, se gestionará en formato de base de datos electrónica y estará abierto a la consulta pública.

En él se inscribirán, cuando proceda, las menciones que expresamente se indican en el artículo 72 del RD 316/2017, relativas a las solicitudes de «patentes» y a las ya concedidas.

Además de las inscripciones referidas, también serán objeto de anotación, indicando siempre la fecha de inscripción, los cambios que afecten a:

  • La identidad, dirección, nacionalidad y domicilio, la sede o el establecimiento, tanto del solicitante o del titular de la «patente», como de su representante. En este último caso, con la excepción de lo previsto en el artículo 56.3 del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio; y, con la salvedad, de lo dispuesto en el artículo 2.2.a) del presente Reglamento, sobre la identidad de nuevos representantes.
  • Las solicitudes de cesión de la solicitud o de la «patente», y la fecha de denegación o concesión de la inscripción de cambio de titularidad.
  • La constitución, modificación o cesión de un derecho real, así como la fecha de la denegación o concesión de la inscripción. En el caso de hipoteca mobiliaria, se anotará la fecha de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles.
  • Las medidas de ejecución forzosa y los procedimientos de insolvencia.
  • Las solicitudes de inscripción, modificación o cesión de licencias y la fecha de denegación o concesión de su inscripción.
  • El ofrecimiento de licencia de pleno derecho, así como cualquier solicitud de licencia de pleno derecho.
  • El sometimiento de la «patente» al régimen de licencias obligatorias, así como cualquier solicitud de licencia obligatoria y la fecha de su denegación o concesión..
  • Las anotaciones preventivas, la interposición de demanda, las solicitudes de limitación de la patente con carácter principal o subsidiario en el seno de un proceso sobre la validez de la misma; y cualesquiera otras medidas cautelares.
  • Las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los procedimientos anteriores.
  • Las anotaciones registrales que procedan de acuerdos de mediación formalizados u homologados judicialmente.
  • Cualquier otra medida prevista en la Ley de Patentes o en otras leyes que resulten de aplicación.

De forma análoga a lo señalado en los párrafos precedentes, también serán objeto de inscripción en el «Registro» los datos relativos a los «modelos de utilidad», a los certificados complementarios de protección y a las decisiones judiciales relativas a la solicitud de «patente» o a la «patente» ya concedida, que serán inscritas previa comunicación del Juez o Tribunal competente o a instancia de parte interesada.

Por último, se prevé también que, por resolución motivada del Director de la «Oficina Española de Patentes y Marcas» (en lo sucesivo, OEPM) se disponga la inscripción en el «Registro» de otras menciones no previstas anteriormente.

B) Publicidad registral y certificación de inscripción.

El «Registro» es de carácter público, por lo que la publicidad de la información se facilitará a través de la consulta de la base de datos, mediante la obtención de listados informáticos o la expedición de certificación por parte del funcionario que resulte competente.

En línea con lo anterior, la OEPM facilitará gratuitamente la consulta de la base de datos mediante su puesta a disposición pública en redes de comunicación telemática.

Asimismo, se contempla la certificación como único medio de acreditación fehaciente del contenido de las inscripciones registrales; certificado, que podrá solicitar el interesado mediante la presentación, ante la OEPM, de la correspondiente solicitud.

En particular, cuando se solicite una certificación general sobre las inscripciones registrales o la situación de expedientes de «patentes», de certificados complementarios de protección o de sus prórrogas y de «modelos de utilidad», ésta podrá consistir en un extracto informático de la base de datos, certificado por el funcionario competente.

La solicitud de certificación implicará el pago de la tasa correspondiente.

C) Sobre la consulta pública de expedientes.

La consulta pública de expedientes, referida en el artículo 55 y en la disposición adicional quinta de la Ley de Patentes, se efectuará sobre los documentos originales o sobre sus copias. Cuando los expedientes se conserven en soportes electrónicos de almacenamiento, la consulta se realizará sobre estos medios, siendo competente la OEPM para precisar la forma de llevarla a término.

En particular, a efectos de lo previsto en el artículo 55.2 de la Ley de Patentes, el Reglamento exige que el interesado pruebe que el solicitante del expediente cuya consulta se solicita, ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de dicho expediente; la suficiencia o no de la evidencia aportada se someterá a la valoración de la OEPM.

Por otro lado, se incluye un régimen de exclusiones que afecta a: a) Los proyectos de acuerdos e informes, así como cualquier documento preparatorio de los mismos que no hayan sido comunicados a las partes; b) las comunicaciones entre órganos de la Administración de idéntica consecuencia; c) la documentación relativa a la designación del inventor, si este hubiera renunciado a su derecho personal de mención en la patente; y d) las partes o documentos del expediente cuya confidencialidad haya sido solicitada por el interesado con carácter previo a la petición de consulta, de conformidad con el apartado 5 de la disposición adicional quinta de la Ley de Patentes.

Por último, importa señalar que tanto la solicitud de consulta pública como la obtención, en su caso, de las copias solicitadas previamente, implicarán el pago de la tasa correspondiente.

III. INSCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE DERECHOS

A) Sobre la inscripción de cesiones, licencias y otras modificaciones.

1. Inscripción de cesiones.

La petición para inscribir la cesión de una «patente» o de su solicitud, deberá formalizarse en el modelo oficial, cuya presentación estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

En el caso de un cambio de titularidad resultante de un contrato, la solicitud de inscripción deberá presentarse acompañada de alguno de los documentos que se indican seguidamente: a) Copia auténtica del contrato o copia simple del mismo con legitimación de firmas ante notario u otra autoridad pública competente; b) extracto del contrato en el que conste su conformidad con el documento original mediante testimonio notarial o de otra autoridad pública competente y c) certificado o documento de transferencia firmado por el titular y por el nuevo propietario (modelos oficiales).

Si el cambio en la titularidad se produce como consecuencia de una fusión, reorganización o división de una persona jurídica, por imperativo legal, por resolución administrativa o por decisión judicial, la solicitud de inscripción deberá acompañarse de testimonio de la autoridad pública que emita el documento, o de la copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente. No obstante, para la inscripción de embargos, concursos y demás medidas judiciales, será suficiente el oportuno mandamiento judicial.

Por último, la solicitud de inscripción de cesión podrá comprender varias «patentes» y solicitudes de «patente», a condición de que el titular registral actual y el nuevo titular sean los mismos para cada una de las «patentes» o solicitudes afectadas; debiendo abonarse la tasa correspondiente por cada una de ellas.

2. Inscripción de cambios de nombre o dirección.

La modificación del nombre o de la dirección del solicitante o del titular de la «patente», o de su representante, o bien de la nacionalidad del solicitante o del titular del derecho, o del Estado en el que tenga su domicilio, sede o establecimiento, se inscribirá en el «Registro»; inscripción, que estará sujeta al pago de la tasa correspondiente, y que deberá incluir la información expresamente indicada en el apartado 2 del artículo 78 del Reglamento.

Se podrán agrupar en una única solicitud de cambio de nombre o dirección todas las solicitudes o «patentes» que pertenezcan al interesado, en cuyo caso, se indicarán los números de todas las solicitudes o patentes afectadas, abonándose la tasa correspondiente por cada una de ellas.

En caso de que la OEPM tenga dudas razonables sobre la veracidad de los cambios, podrá requerir al interesado la presentación de pruebas acreditativas del cambio.

3. Inscripción de licencias.

La petición de inscripción de una licencia de «patente» o de su solicitud se formalizará en el modelo oficial, que incluirá las menciones del artículo 77.1 del Reglamento, y se presentará acompañada de alguno de los documentos relativos al contrato de licencia, al otorgante y al titular de la licencia, contemplados en los apartados 2 y 3 de dicho artículo.

En la solicitud de inscripción de la licencia se deberá indicar si es exclusiva o no, así como las eventuales limitaciones del contrato en cuanto a su duración, modalidad de explotación, ámbito territorial o aplicaciones. También se advertirá si el licenciatario puede cederla o conceder sublicencias. Si en la solicitud no se indicara alguno de estos extremos, la licencia se inscribirá conforme a las presunciones legales establecidas en el artículo 83 de la Ley de Patentes.

La petición de inscripción de la licencia podrá comprender varias solicitudes o «patentes» a condición de que el licenciante y el licenciatario sean los mismos para cada uno de las solicitudes o «patentes» afectadas, debiendo abonarse la tasa correspondiente por cada una de ellas.

4. Inscripción de otros negocios jurídicos.

La solicitud de inscripción de otros actos o negocios jurídicos, que sean inscribibles de conformidad con los artículos 79.2 y 82.1 de la Ley de Patentes –a excepción de la hipoteca mobiliaria, que se regirá por sus disposiciones específicas-, se ajustará a los requisitos y condiciones previstas en el artículo 77 del Reglamento, debidamente adecuados a la naturaleza del acto o derecho a inscribir.

Para la inscripción de opciones de compra o constitución de derechos reales, se exige, además, que la solicitud vaya acompañada de documento acreditativo según lo previsto en los párrafos a) o b) del artículo 77.2 del Reglamento.

Por último, en el supuesto de inscripción de concursos de acreedores, embargos u otras medidas de ejecución forzosa, la solicitud de inscripción en el Registro, que será presentada por la autoridad competente, no estará sujeta al pago de tasas. En particular, respecto de los concursos de acreedores, de existir inscrito en la OEPM, quedará suspendida cualquier actuación tendente a la extinción del derecho afectado hasta la recepción de la correspondiente autorización judicial. Una vez recibida la autorización judicial, se abrirá un plazo de dos meses para regularizar el derecho afectado.

5. Cancelación o modificación de las inscripciones anteriores.

La inscripción de cesiones, de cambios de nombre o dirección, de licencias y de los negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 80 del Reglamento se cancelará o modificará a petición de una de las partes, mediante modelo oficial, que incluirá las menciones del artículo 81.2 del Reglamento.

A esta solicitud de cancelación o modificación, también resultará de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 77.

B) Sobre la inscripción de ofrecimiento de licencias de pleno derecho.

1. Solicitud de inscripción.

El titular que, en virtud del artículo 88 de la Ley de Patentes, desee autorizar la utilización de la invención objeto de su «patente» a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, deberá presentar una instancia ante la OEPM que implicará el pago de la tasa correspondiente.

Para su válida tramitación, la solicitud deberá incluir la información que se especifica en el artículo 83.2 del Reglamento. Una vez recibida, si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones al titular de la «patente» para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI, las subsane o bien presente sus alegaciones.

Transcurrido este plazo, la OEPM resolverá concediendo o denegando la solicitud de inscripción. De ser denegatoria, se indicarán los motivos de la misma y, en cualquiera de los dos casos, la resolución recaída se hará pública en el BOPI.

2. Retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho.

El titular de la «patente» que desee retirar su ofrecimiento de licencia de pleno derecho, presentará instancia ante la OEPM, que incluirá la información indicada en el artículo 84.1 del Reglamento.

Recibida la solicitud, la OEPM examinará si la documentación presentada cumple estos los requisitos, en particular, si se ha presentado una solicitud de utilización de invención sujeta al régimen de licencia de pleno derecho.

En caso de irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones observadas al titular de la «patente» para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI, las subsane o bien presente sus alegaciones.

Transcurrido este plazo, resolverá concediendo o denegando la solicitud de inscripción de retirada. En caso de resolución denegatoria, se indicarán los motivos de la misma y la resolución recaída se publicará en el BOPI.

La publicación de la concesión de la inscripción de retirada del ofrecimiento de licencia de pleno derecho, abrirá el plazo previsto en el artículo 88.3 de la Ley de Patentes previsto para el abono de las reducciones de las anualidades.

3. Obtención de una licencia de pleno derecho.

El interesado que, en calidad de licenciatario, desee explotar la invención que hubiera sido objeto de un ofrecimiento de licencia de pleno derecho, deberá presentar una instancia ante la OEPM, que deberá incluir la información que se especifica en el artículo 85.1 del Reglamento.

Recibida la solicitud, si del examen efectuado resultara alguna irregularidad o defecto, se suspenderá la tramitación, notificando las objeciones al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de Propiedad Industrial» (en adelante, BOPI), las subsane o bien presente sus alegaciones.

Transcurrido este plazo, si la OEPM estima en su resolución que no existen impedimentos, comunicará la solicitud al titular de la «patente» y al solicitante de la autorización, con expresa indicación de que, transcurrido el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, el solicitante está autorizado a utilizar la invención en el modo indicado en la solicitud.

Si en el plazo anterior las partes no alcanzaran un acuerdo sobre la compensación que hubiera de pagar el licenciatario, cualquiera de ellas podrá solicitar a la OEPM que fije el importe que resulte adecuado; solicitud que implicará el pago de la tasa correspondiente.

IV. LICENCIAS OBLIGATORIAS

Cualquier persona que, en virtud del artículo 92 de la Ley de Patentes o el titular de una «patente» posterior que, en virtud del artículo 93 del citado texto normativo, desee solicitar una licencia obligatoria, deberá presentar ante la OEPM una solicitud, que formalizará en el modelo oficial, cuya presentación estará sujeta al pago de la tasa correspondiente. Su contenido, de carácter preceptivo, se especifica en el artículo 86.1 del Reglamento.

Si, en aplicación de los artículos 94 y 95 de la Ley de Patentes, una «patente» quedara sometida al régimen de licencias obligatorias, la OEPM publicará una mención en el BOPI y, a partir de ese momento, cualquier persona interesada podrá presentar una solicitud según los requisitos referidos en el párrafo anterior.

Recibida la solicitud, la OEPM examinará si la documentación cumple los requisitos legalmente exigidos y si observara alguna irregularidad o defecto, suspenderá la tramitación, notificando las objeciones al solicitante para que, en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI, las subsane o bien, presente sus alegaciones. La resolución denegatoria se comunicará a ambas partes y se hará pública en el BOPI.

Por el contrario, si del examen no resultan defectos, o si tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la OEPM dará traslado al titular de la «patente» de la solicitud de licencia obligatoria con los documentos que la acompañen, para que en el plazo máximo de un mes, a contar desde la publicación del suspenso en el BOPI, realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, aporte las pruebas necesarias en apoyo de sus alegaciones
Es importante señalar que, durante la tramitación, la OEPM, a petición de ambas partes, podrá suspender, por una sola vez, el trámite del expediente por el plazo que estime oportuno a la vista de las circunstancias del caso, tal suspensión no podrá exceder de seis meses.

Cuando la OEPM estime que se dan las circunstancias que justifican la concesión de la licencia obligatoria, lo publicará en el BOPI, y procederá según lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 99 de la Ley de Patentes; en caso contrario, denegará la concesión de la licencia obligatoria. Tanto la resolución que otorgue la licencia como la que la que resulte denegatoria, se comunicará a ambas partes y se publicará en el BOPI.

Por último, importa señalar que la resolución que otorgue la licencia obligatoria deberá fijar, en particular, el ámbito de la licencia, el canon, la duración, las garantías que deba prestar el licenciatario, el momento a partir del cual deberá iniciar la explotación y cualesquiera otras cláusulas que aseguren que explotará de una manera seria y efectiva la invención patentada.

Asimismo, determinará los gastos que hayan de ser sufragados por cada parte, que serán los causados a instancia suya, pudiendo imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se declare que ha actuado con temeridad o mala fe. Los gastos comunes serán pagados por mitad.

V. «MODELOS DE UTILIDAD»

Con carácter general, para los «modelo de utilidad» se prevén similares requisitos de solicitud, obtención de fecha de presentación y de abono de tasas a los exigidos por el Reglamento para la tramitación de las «patentes».

Así, para la obtención de un «modelo de utilidad» se exige la presentación de una solicitud que incluirá la documentación que expresamente se indica en el artículo 141.1de la Ley de Patentes, en los términos del RD 316/2017.
A los efectos de obtener una fecha de presentación de la solicitud, la descripción preceptiva podrá redactarse en cualquier idioma bajo la condición de que se presente traducción al español en plazo, que podrá ser el que expire más tarde de los previstos en el artículo 58 del Reglamento.

Otorgada fecha de presentación a la solicitud y abonadas las correspondientes tasas, la OEPM examinará de oficio si el «modelo de utilidad» cumple los requisitos legales, que son análogos a los exigidos para las «patentes», con algunas excepciones, y verificará si el objeto es susceptible de este tipo de protección. Si apreciara defectos en la solicitud o si fuera susceptible de protección como «modelo de utilidad», pero si mediante otra modalidad de propiedad Industrial, la OEPM declarará en suspenso el expediente y otorgará al solicitante un plazo de dos meses para subsanar, en su caso, los defectos o faltas apreciadas, o bien para formular las alegaciones que estime pertinentes.

Transcurrido el plazo de subsanación o de presentación de alegaciones, la OEPM examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y si se ha pagado la tasa correspondiente. En caso negativo, denegará la solicitud.

Esta misma denegación procederá cuando considere que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección mediante el «modelo de utilidad», y el interesado no hubiera pedido expresamente cambio de modalidad de protección industrial.

En cualquier caso, la resolución denegatoria estará sometida a los mismos requisitos de notificación y publicidad en el BOPI exigidos por el Reglamento para las «patentes».

Por el contrario, si en el plazo señalado previamente, el solicitante aporta la documentación requerida, la OEPM le dará trámite, manteniendo la fecha de presentación de la solicitud originaria.

Finalmente, si del examen de oficio no resultaren defectos, o cuando éstos hubieran sido debidamente subsanados en tiempo, la OEPM notificará al interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento.

En cumplimiento de la obligación de información, se hará la correspondiente mención publicitaria en el BOPI y se editará un folleto de la solicitud del «modelo de utilidad»; circunscribiéndose ambos, a las indicaciones del artículo 31 del RD 316/2017 y, en el caso particular de la publicación oficial, debiendo, además, incluirse las reivindicaciones del «modelo de utilidad» solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

 

 

 

 

 

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